Designrecht: Einheitlicher Schutzgegenstand im Sinne des Designgesetzes & Nichtigkeit einer Designanmeldung

Eine Designanmeldung kann nichtig sein, was entsprechend § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG der Fall ist, wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist. Dies kann der Fall sein, wenn das Design als solches nicht den Vorgaben des Designgesetzes entspricht – oder auch, wenn die Anmeldung fehlerhaft ist, etwa mehrere Designs mit abweichenden Darstellungen ausgewählt wurden.

Voraussetzungen der Anmeldung eines Designs

Entsprechend § 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Nach § 37 Abs. 1 DesignG wird der Schutz für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Die Anmeldung zur Eintragung eines Designs in das Register muss dabei gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs enthalten. Nach § 7 Abs. 1 DesignV erfolgt die Wiedergabe des Designs mit Hilfe von fotografischen oder sonstigen grafischen Darstellungen; pro Design sind bis zu zehn Darstellungen zulässig. Dabei darf eine Darstellung nach § 7 Abs. 3 Satz 3 DesignV nur eine Ansicht des Designs zeigen.

Nichtigkeit eines Designs

Ein Design ist nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform eines “Erzeugnisses” im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG, das heißt eines industriellen oder handwerklichen Gegenstands (§ 1 Nr. 2 DesignG), wiedergegeben wird, sondern beispielsweise ein Naturprodukt. Ein Design ist ferner nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform “eines” Erzeugnisses wiedergegeben wird, weil sich dann der Gegenstand des Designschutzes nicht bestimmen lässt.

Anmeldung mehrerer Designformen als ein Design

Wenn eine Einzelanmeldung eines eingetragenen Designs mehrere Darstellungen des Designs enthält, kann fraglich sein, ob die Anmeldung die Erscheinungsform “eines” Erzeugnisses wiedergibt. In solchen Fällen muss der Schutzgegenstand durch Auslegung ermittelt werden (BGH, I ZR 124/10). Die Anmeldung eines Designs ist insoweit nicht nur eine schlichte Verfahrenshandlung, sondern auch eine Willenserklärung. Der Anmelder bringt durch diese sein Begehren zum Ausdruck, für die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon Designschutz zu erlangen. Bei der Ermittlung des Willens des Anmelders im Wege der Auslegung muss auf den Empfängerhorizont der Fachkreise des betreffenden Sektors abgestellt werden.

Als Auslegungshilfe kann mit dem BGH insbesondere die fakultative Beschreibung (§ 11 Abs. 5 Nr. 1 DesignG) herangezogen werden, die bestimmungsgemäß der Erläuterung der Wiedergabe dient. Aber auch die obligatorische Angabe der Erzeugnisse, in die das Design aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (§ 11 Abs. 3 DesignG), und das fakultative Verzeichnis mit der Warenklasse oder den Warenklassen, in die das Design einzuordnen ist (§ 11 Abs. 5 Nr. 3 DesignG), kommen als Auslegungsmittel in Betracht.

Nunmehr hat der BGH (I ZB 25/18) – unter teilweise Aufgabe früherer Rechtsprechung – klargestellt, dass wenn ein im Wege der Einzelanmeldung angemeldetes Design nicht die Erscheinungsform “eines” Erzeugnisses im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG erkennen lässt und nichtig ist, wenn der Anmeldung mehrere Darstellungen der Ausführungsform eines Erzeugnisses beigefügt sind, die unterschiedliche Merkmale der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses zeigen:

  • Zeigen mehrere Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses, geben sie nicht die Erscheinungsform “eines” Erzeugnisses sichtbar wieder. Das Design lässt in diesem Fall keinen einheitlichen Schutzgegenstand im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG erkennen und ist deshalb nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig. Wird vom Designinhaber für die abweichenden Merkmale Designschutz beansprucht, ist es nicht zulässig, einen einheitlichen Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale zu ermitteln.
  • Für die Zusammenfassung unterschiedlicher Ausführungsformen eines Erzeugnisses bietet § 12 Abs. 1 Satz 1 DesignG die Möglichkeit einer Sammelanmeldung mehrerer Designs.

In einem solchen Fall kann es aber mit dem BGH ausnahmsweise möglich sein, die miteinander unvereinbaren Merkmale der Darstellungen bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht zu lassen.

Verwendung von Schwarz-Weissen-Zeichnungen

Durch die Abbildung von Schwarz-Weiß-Zeichnungen erlangt ein Anmelder durch eine einzige Anmeldung übrigens einen weiten Design-Schutz für die Form eines Gegenstands gänzlich unabhängig von der Farbgebung. Hierbei gilt jedoch etwas anderes, wenn gegenüber der in Schwarz-Weiß gehaltenen graphischen Darstellung des Designs, durch die eine einheitliche Farbgebung beansprucht wird, beim angegriffenen Muster Kontrastfarben Verwendung finden. Eine kontrastierende Farbgebung kann im Verletzungsverfahren mit dem BGH die Beurteilung rechtfertigen, dass bei den angegriffenen Designs ein gegenüber dem in Schwarz-Weiß dargestellten Klagemuster abweichender Gesamteindruck erzielt wird.

Wählt der Anmelder demgegenüber eine Abbildung in einer bestimmten Farbe, ist der Schutzbereich grundsätzlich enger. Durch Schwarz-Weiß-Darstellungen ist eine farbunabhängige Abstraktion eines Designs innerhalb eines einzigen Schutzrechts möglich. Der Anmelder muss deshalb nicht Anmeldungen in jeder erdenklichen Farbe vornehmen, um einen farbunabhängigen Schutz der Erscheinungsform eines Erzeugnisses zu erreichen. Im Ergebnis gilt: Ein Einzeldesign lässt keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen und ist nichtig, wenn seiner Anmeldung Schwarz-Weiß-Fotografien beigefügt sind, in denen Farbkontraste einmal in einer Hell-Dunkel-Kombination, das andere Mal umgekehrt in einer Dunkel-Hell-Kombination dargestellt werden (BGH, I ZB 26/18).

Verletzung eines Designs: Begründung eines Vorbenutzungsrechts

Entsprechend § 41 Abs. 1 DesignG können Rechte gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster bzw. ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. Das bedeutet: Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design zu verwerten.

Dieses in § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht sieht somit eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor. Der Bundesgerichtshof (I ZR 9/16) konnte zur Begründung eines solchen Vorbenutzungsrechts bei der Verletzung eines Designs klarstellen:

  • Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.
  • Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen.

Schutz des Firmennamens

Firmennamen schützen lassen: Der Firmenname eines Unternehmens steht unter einem gewissen Schutz und kann selbstverständlich auch nochmals abgesichert werden, es kommt hier schnell die Frage auf: Wie schützt man den Firmennamen? Dabei bietet das deutsche Recht ein durchaus umfassendes Gerüst, das die Identifizierung des eigenen Unternehmens absichert und den eigenen Firmennamen schützt.

Im Folgenden ein Überblick über Fragen des Schutzes des eigenen Firmennamens – Rechtsanwalt Jens Ferner hilft Ihnen bei der Frage des Schutzes Ihres Unternehmens gerne.

Dabei geht es vorwiegend um eines bei dem Schutz des eigenen Firmennamens: Die Abgrenzung zu Mitbewerbern, das Verhindern, dass jemand anders sich an das eigene Unternehmen “ranhängt” und auch Kunden zuordnen können, wer und was sich hinter einem Namen verbirgt.

Rechtlicher Überblick zum Schutz des Firmennamens

Rechtlich ist dabei folgendes zu sehen:

  • Es greift grundsätzlich das allgemeine Namensrecht, verbürgt in §12 BGB, auf das sich natürliche und juristische Personen berufen können. Das Namensrecht und Markenrecht stehen dabei nebeneinander.
  • Das Handelsgesetzbuch macht gewisse Vorgaben, etwa dass sich jede Firma von denen vor Ort oder im regionalen Umfeld unterscheiden muss (§30 HGB) und bei unzulässigem gebrauch einer Firma ein Unterlassungsanspruch besteht (§37 HGB).
  • Das Markengesetz schützt geschäftliche Bezeichnungen in Form von Unternehmenskennzeichen vor einem Missbrauch (§§5, 15 MarkenG).
  • Auch das Wettbewerbsrecht schützt vor einem Missbrauch der eigenen Bezeichnung.

Schutz des Firmennamens

Ohne dass konkrete Schritte unternommen wurden steht damit durchaus ein gewisses rechtliches Gerüst zur Verfügung, um sich vor einem Missbrauch des eigenen Firmennamens durch Dritte zu schützen. Dabei ist man vor vielfältigem Missbrauch geschützt, etwa davor, dass ein ähnlicher Domainname verwendet wird. Auf der anderen Seite ist zu sehen, dass dieser Schutz schnell an seine Grenzen stösst, etwa weil unter Umständen nur ein regionaler Schutz besteht.

Firmennamen schützen lassen – Aktiv kann man weiter dafür Sorgen, dass ein Schutzbereich besteht, indem man etwa eine Marke einträgt. Auch dies darf nicht vor sich hergeschoben werden, da etwa eine “zu spät” eingetragene Marke nicht gegen jede schon stattfindende Verwendung schützt.

Schutz des Firmenlogos

Der Firmenname ist das eine, das Firmenlogo dann wiederum häufig – nicht zwingend immer – das andere: Auch das Firmenlogo kann geschützt werden und es sogar ohne gesonderte Schritte sogar schon sein. Bei einem Logo wird man regelmäßig an drei Bereiche denken, die sich auch unterschiedlich auswirken:

  • Der Schöpfer des Logos wird regelmäßig ein Urheberrecht innehaben (sofern es nicht vollkommen belanglos/geistlos ist – zum urheberrechtlichen Schutz eines Logos siehe hier). Dieses muss nicht gesondert eingetragen werden, kann aber zu Problemen führen, wenn Schöpfer und Verwender des Logos auseinanderfallen. In diesem Fall wird man sich klare Gedanken zur Nutzungsberechtigung und auch Abwehrberechtigung bei Nutzung durch Dritte machen müssen.
  • Wenn man das Logo nicht selber kreiert hat, sondern einen Designer beauftragt hat, sollte man vertraglich ein zeitlich, sachlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht erhalten haben. Aus diesem Recht kann man dann selbstständig gegen Rechtsverletzer vorgehen.
  • Es kommt dann ein Schutz als Marke in Betracht. Dies dann, wenn das Logo kennzeichnende Funktion für Waren/Dienstleistungen hat und gerade dazu dient, einen Herkunftsnachweis zu erbringen. Allerdings gibt es hier nicht so leicht eine Eintragung wie viele sich das vorstellen und gerade bei grafischen Unterschieden (oder verschiedenen Waren/Dienstleistungen) können schnell zwei vermeintlich ähnliche Logos dennoch nebeneinander Bestand haben.
  • Ebenfalls ist an die Eintragung eines Designs (vormals: Geschmacksmuster) zu denken. Dies dann, wenn die grafische Leistung als solche geschützt werden soll.
  • Notfalls, wenn man keinen aktiven Schutz gewählt hat und ein Konkurrent sich an das eigene Logo anlehnt kann über das Wettbewerbsrecht möglicherweise noch ein Weg zum Durchsetzen eigener Rechte gefunden werden.
  • Parallel zum Schutz des eigenen Logos kommt die Frage auf, wie man den Firmennamen schützen lassen kann – hierbei gibt es oft Überschneidungen zur Frage, wie man den Firmennamen schützen lassen kann.

Auswahl des geeigneten Schutzrechts

Ob bei einem eingetragenen Schutz Marke oder Geschmacksmuster vorzuziehen ist (oder gleich beides), ist eine Frage des Einzelfalls. So wäre etwa daran zu denken, dass eine rein dekorative Nutzung nicht daran hindern wird, eine fremde Marke einzusetzen (es fehlt an der kennzeichnenden Nutzung!), während das Design jegliche Verwendung verhindert. Andererseits wird gerade bei der Vermarktung von Produkten/Dienstleistungen die kennzeichnende Funktion mit Ihrem Schutzumfang sehr nützlich sein.

Kosten einer Abmahnung bei nur teilweise berechtigter Abmahnung

Der Bundesgerichtshof (I ZR 73/17) hat – in Anlehnung an seine frühere Rechtsprechung – klargestellt, dass wenn in einer Abmahnung gegen ein konkret umschriebenes Verhalten – das unter mehreren Gesichtspunkten als wettbewerbswidrig beanstandet wird – die Kosten für die Abmahnung grundsätzlich schon dann in vollem Umfang ersatzfähig sind, wenn sich der Anspruch bereits unter einem der genannten Gesichtspunkte als begründet erweist. Es ist also nicht so, dass Kosten zu “mindern” sind, nur weil sich ein Teil der in der Abmahnung benannten Ansprüche als nicht gegeben ergibt. Ein solcher Fall kann etwa vorliegen, wenn eine Abmahnung gegen eine einheitliche Wettbewerbshandlung, insbesondere die Gestaltung eines Internetauftritts gerichtet ist (BGH, I ZR 51/18).

Aber Vorsicht: Anders kann es dann sein, wenn die Auslegung der Abmahnung ergibt, dass der Gläubiger die einzelnen Beanstandungen zum Gegenstand gesonderter Angriffe macht. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn er im Hinblick auf verschiedene Werbeaussagen in einer Werbeanzeige gesonderte Unterlassungsansprüche geltend macht. Bei der Frage, ob gesonderte Angriffe vorliegen ist auch eine eventuell beigefügte, vorformulierte Unterlassungserklärung heranzuziehen:

Bei der Auslegung der Abmahnung kann (…) eine ihr beigefügte, vom Gläubiger vorformulierte Unterlassungserklärung herangezogen werden. Ergibt sich daraus, dass der Gläubiger die einzelnen Beanstandungen zum Gegenstand gesonderter Angriffe macht, wie etwa dann, wenn er im Hinblick auf verschiedene Werbeaussagen in einer Werbeanzeige gesonderte Unterlassungsansprüche geltend macht, handelt es sich um gesonderte Angriffe. In einem solchen Fall ist die Abmahnung nur insoweit be- rechtigt und sind die Kosten der Abmahnung einem Mitbewerber nur insoweit zu ersetzen, wie die einzelnen Beanstandungen begründet sind (BGH, Urteil vom 31. Oktober 2018 – I ZR 73/17 Rn. 37 f. – Jogginghosen).

BGH, I ZR 51/18

Wenn ein Fall gesonderter Angriffe vorliegt sind die Kosten der Abmahnung einem Mitbewerber mit dem BGH nur insoweit zu ersetzen, wie die einzelnen Beanstandungen begründet sind.

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Aktivlegitimation von Lizenznehmer und Rechteinhaber im Designrecht

Beim Oberlandesgericht Köln (6 U 95/17) finden sich einige Zeilen zur Aktivlegitimation von Lizenznehmer und Rechteinhaber im Designrecht bei er Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs. Für das OLG ist es irrelevant, ob eine einfache oder eine ausschließliche Lizenz erteilt wird, da im Designrecht die Unterlassungsklage entweder von dem Rechteinhaber oder dem Lizenznehmer erhoben werden kann:

“Dies folgt aus § 31 DesignG. So kann gemäß § 31 Abs. 4 DesignG der Lizenznehmer einer vom Rechteinhaber erhobenen Verletzungsklage lediglich als Streitgenosse beitreten. Ein Lizenzinhaber kann Verletzungsansprüche selbst grundsätzlich nur mit Zustimmung des Lizenzgebers geltend machen, § 31 Abs. 3 Satz 1 DesignG. Stimmt der Lizenzgeber zu, kann er nicht mehr neben dem Lizenznehmer klagen. Er kann dann lediglich seinerseits dem Verfahren entsprechend § 31 Abs. 4 DesignG beitreten (s. Eickmann/v.Falckenstein/Kühne-Eichmann, DesignG, 5. Aufl., § 42 Rn. 9, § 31 Rn. 28). Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann schließlich im Ergebnis die Durchführung einer Verletzungsklage erzwingen: Macht der Rechtsinhaber nach Aufforderung nicht innerhalb angemessener Frist ein Verletzungsverfahren anhängig, hat das die Aktivlegitimation des ausschließlichen – nicht auch des einfachen – Lizenznehmers zur Folge, § 31 Abs. 3 Satz 2 DesignG. (…)”

Ohne Auswirkungen auf den Prozess ist die Veräußerung der Rechte während des laufenden Prozesses, hierdurch kann die erforderliche Prozessführungsbefugnis ebenfalls nicht herbeigeführt werden:
“Dies folgt aus § 265 Abs. 2 ZPO, wonach die Veräußerung der Rechte auf den laufenden Prozess keinen Einfluss hat. Die Rechtshängigkeit schließt zwar nicht das Recht (…) aus, die eingetragenen Designs zu verkaufen und zu übertragen (…) nicht berechtigt, ohne Zustimmung der Beklagten den Prozess als Hauptpartei an Stelle der (…) zu übernehmen, § 265 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 ZPO. Nach den Regeln des Parteiwechsels muss zudem auch der Rechtsvorgänger der Übernahme zustimmen (s. Zöller-Greger, ZPO, 32. Aufl., § 265 Rn. 7)”

Urheberrechtlicher Schutz bei Werken der angewandten Kunst

Beim Landgericht Hamburg (308 O 488/16) ging es um den urheberrechtlichen Schutz bei Werken der angewandten Kunst – hier anlässlich von Armbanduhren. Bei urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst (i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) sind dabei Besonderheiten zur Frage beachten, wann diese Urheberrechtsschutz genießen. So gilt grundsätzlich dass Werke urheberrechtlich geschützt sind, wenn es sich um persönlich geistige Schöpfungen handelt. Und hierbei sind an Werke der angewandten Kunst grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von anderen Werken. Ausreichend ist es hierbei mit dem BGH (I ZR 143/12), wenn sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen. Vor diesem Hintergrund fasst das Landgericht die Rechtsprechung des BGH dann zusammen.
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Produktpiraterie: Strafverfahren bei Produktpiraterie

Wenn ein Unternehmen von Produktpiraterie betroffen ist wird schnell an die klassischen Zivilrechtlichen Wege gedacht: Unterlassung, Beseitigung/Vernichtung und Schadensersatz; geltend gemacht mit Abmahnung und dann gerichtlichem Vorgehen. Das zivilrechtliche Vorgehen erweist sich aber gerne auch als nicht ausreichend im Hinblick auf die Interessen der Rechteinhaber: Während im Strafrecht die plötzliche Hausdurchsuchung zur Verfügung steht und umfangreiche Auskunftsmöglichkeiten über finanzielle Hintergründe gegenüber Plattformbetreibern und BaFin zeitnah umgesetzt werden können, erweist sich das Zivilrecht hier durchaus als recht schleppend.

Vor diesem Hintergrund macht es durchaus Sinn, auch wieder das Strafrecht mehr in Erinnerung zu rufen – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Mitte 2017 in Kraft getretene Reform der Vermögensabschöpfung. Anders als noch nach früherem Recht ist das Vorgehen hier keineswegs schleppend oder komplex, sondern wurde durch den Gesetzgeber bewusst vereinfacht. So sollen durch die Tat erlangte Vermögenswerte zielgerichtet beschlagnahmt und von Verletzten verwertet werden können.

Hinweis: Das deutsche Recht – insbesondere das Markenrecht und Wettbewerbsrecht – bietet insgesamt einen effektiven Weg für Rechteinhaber, um sich gegen Produktpiraterie zur Wehr zu setzen. Unsere Kanzlei hilft Ihnen im gesamten Markenrecht und bei der Rechtsdurchsetzung gegen Nachahmer und “Piraten” – dazu unser Angebot “Produktanwalt”.

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Produktpiraterie & Softwarepiraterie: Anspruch auf Auskunft gegen Zahlungsdienstleister bei Markenrechtsverletzung und Urheberrechtsverletzung

Wenn im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsverletzungen über das Internet auftreten ist oft der einzige sich anbietende Weg den Verletzer zu identifizieren, der dem Geld zu folgen. Im Markenrecht besteht ein Anspruch auf Auskunft gerichtet gegen Banken, doch wie geht man damit im Urheberrecht um? Das Landgericht Hamburg (308 O 126/16) hat auch hier einen Auskunftsanspruch bestätigt, dabei gegen einen im Ausland ansässigen Zahlungsanbieter. Die Entscheidung zeigt, dass man durchaus Handhabe hat.

Hinweis: Das deutsche Recht – insbesondere das Markenrecht und Wettbewerbsrecht – bietet insgesamt einen effektiven Weg für Rechteinhaber, um sich gegen Produktpiraterie zur Wehr zu setzen. Unsere Kanzlei hilft Ihnen im gesamten Markenrecht und bei der Rechtsdurchsetzung gegen Nachahmer und “Piraten” – dazu unser Angebot “Produktanwalt”.
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